Cour suprême annule la décision de raccourcir la période de brevet de Viagra de Pfizer | Barnea Jaffa Lande & Co.

La loi israélienne prescrit qu’un brevet offre une protection de 20 ans. Toutefois, cette période peut être raccourcie ou allongée dans des circonstances exceptionnelles, comme le précise la loi sur les brevets. Lorsque le tribunal de district de Tel-Aviv a délibéré sur le brevet de Pfizer pour le Viagra, après que Pfizer a déposé une plainte alléguant qu’Unipharm commettait une contrefaçon de brevet, le tribunal a raccourci la durée du brevet. Toutefois, il ne l’a pas fait pour des raisons prévues par la loi, mais pour des raisons de mala fides et l’estoppel judiciaire. En mars 2022, la Cour suprême a annulé la décision du tribunal de district.

La décision du tribunal de district

Deux brevets protégeaient le médicament Viagra de Pfizer en Israël. Le premier brevet concernait, entre autres, l’utilisation d’un ingrédient appelé sildénafil. Le deuxième brevet concernait, entre autres, l’utilisation du sildénafil pour traiter la dysfonction érectile.
Après l’expiration du premier brevet en 2012, et avant l’expiration du deuxième brevet en 2014, Unipharm a lancé un produit appelé Tarim. L’ingrédient actif de Tarim est le sildénafil et il est utilisé pour traiter la dysfonction érectile. Par conséquent, Pfizer a déposé une plainte contre Unipharm pour contrefaçon du deuxième brevet.

Le tribunal de district a statué que, prima facie, les actions d’Unipharm enfreignaient le deuxième brevet. Néanmoins, le tribunal a décidé de raccourcir la durée du deuxième brevet de deux ans, le considérant comme ayant expiré avec le premier brevet. En effet, Pfizer a précédemment demandé l’extension de la validité du premier brevet basé sur le Viagra, et sa validité a en effet été prolongée. En conséquence, le tribunal de district a jugé que Pfizer était empêché de réclamer des recours concernant le Viagra pour la période suivant l’expiration du premier brevet prolongé et qu’une telle réclamation est faite de mauvaise foi.

La décision de la Cour suprême

La Cour suprême a accepté l’appel de Pfizer et a statué que l’on ne peut pas utiliser les arguments de l’estoppel et de la mauvaise foi pour raccourcir la période de protection d’un brevet. Il a également statué qu’il n’y avait pas de contradiction entre l’affirmation de Pfizer dans sa demande d’extension selon laquelle le Viagra est protégé par le premier brevet et son affirmation dans la procédure judiciaire selon laquelle l’utilisation du sildénafil pour traiter la dysfonction érectile enfreint le deuxième brevet. La raison en est que le Viagra était protégé par les deux brevets. La Cour suprême a en outre statué que même si l’on soutenait que Pfizer avait agi de mauvaise foi lorsqu’il a utilisé le Viagra pour justifier la prolongation de la validité du premier brevet, cela ne signifie pas qu’il a agi de mauvaise foi ou qu’il est interdit d’exiger ses droits découlant du second brevet.

La Cour suprême a ajouté que même si Pfizer avait créé une sorte de fausse déclaration dans sa demande de prolongation de la validité du premier brevet, comme si le deuxième brevet ne s’appliquait pas au Viagra (ce que le tribunal ne croyait pas être le cas), cela ne ne suffit pas à priver Pfizer de ses droits de propriété intellectuelle sur le second brevet.

Utilisation abusive de brevets

La Cour suprême s’est également référée au principe de « l’abus de brevet » développé dans la jurisprudence des États-Unis. Ce principe n’a pas été adopté en Israël (bien qu’il existe un principe similaire dans la loi israélienne sur les brevets, de licence obligatoire, selon lequel le registraire des brevets peut contraindre un titulaire de brevet à accorder une licence d’utilisation d’un brevet si le registraire est convaincu que le titulaire du brevet est abusant de son monopole). La Cour suprême n’a pas exclu la possibilité que le système juridique israélien puisse développer une doctrine judiciaire d' »abus de brevet » basée sur le principe de la bonne foi, mais a simplement déclaré que cette affaire ne justifiait pas une telle décision. En effet, Pfizer n’a pas tenté d’étendre la portée de la protection du deuxième brevet de manière inappropriée, et parce que cette affaire porte sur une contrefaçon délibérée du deuxième brevet et non sur la conduite de Pfizer par rapport au premier brevet. En d’autres termes, s’il y avait ici abus de brevet, il s’agissait du premier brevet. Par conséquent, empêcher Pfizer de faire valoir des revendications porterait uniquement sur le premier brevet et non sur le second.

En conséquence, même si le tribunal de district a estimé que Pfizer avait violé son obligation de bonne foi dans sa demande d’extension du premier brevet et que c’était la raison d’être de sa décision d’estoppel, il n’y a aucune base juridique pour une telle décision concernant le deuxième brevet.

La Cour suprême a en outre ajouté qu’Unipharm n’avait pas soutenu qu’il ne pensait pas que le deuxième brevet protège contre l’utilisation du sildénafil pour le traitement de la dysfonction érectile. Elle a plutôt fait valoir que le deuxième brevet n’est pas valide, par exemple parce qu’il ne contient aucune innovation ou progrès inventif ou que la revendication de Pfizer est trop large.

Par conséquent, la Cour suprême a statué que Pfizer n’était pas forclos de soulever des allégations de contrefaçon du deuxième brevet. La Cour suprême a renvoyé l’affaire au tribunal de district pour qu’il examine les allégations des parties dans l’action en contrefaçon.

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