MarkIt to Market® – Novembre 2021 : « Say What Again ? » : Pulp Fiction nous montre où les NFT rencontrent le droit des marques | Sterne, Kessler, Goldstein & Fox PLLC
Quentin Tarantino, réalisateur du 1994 Pulp Fiction film, a annoncé dans un communiqué de presse le 2 novembre 2021 qu’il proposait des scènes exclusives non coupées au film en tant que « NFT secrets ».1 Lui et son organisation ont lancé un compte Twitter et un site Web « Tarantino NFTs », https://tarantinonfts.com/, pour la vente.2
Cela soulève la question, que sont les NFT ?
I. NFT et NFT secrets
Les jetons non fongibles (appelés « NFT ») sont des fichiers numériques qui peuvent représenter de l’art, de l’audio, de la vidéo, des équipements virtuels, des jetons de jeux vidéo et d’autres œuvres créatives achetées par la technologie blockchain. Les NFT peuvent être collectés, affichés et échangés. Le « monnayage » fait référence au processus de conversion d’un fichier numérique en un actif numérique sur la blockchain, ce qui permet aux NFT de devenir immuables et, ainsi, facilement authentifiés avec une chaîne de titres enregistrée, quel que soit le nombre de fois où ils sont échangés. Avec une pléthore de didacticiels en ligne sur la création de NFT et d’outils de frappe, les individus et les entités peuvent facilement convertir un fichier en NFT.
Dans ce cas, Tarantino propose ces Pulp Fiction les scènes de films en tant que type spécifique de NFT – NFT secrets. Les NFT secrets sont un type de NFT avec des fonctionnalités de confidentialité programmables qui vivent sur les réseaux et sont promus par Secret Network. Secret Network est une blockchain avec la confidentialité des données par défaut (contrairement à la technologie blockchain publique par défaut typique), où les utilisateurs peuvent créer des applications avec des paramètres de confidentialité personnalisés. Avec ces jetons, la vérifiabilité n’est pas ouverte au public et les créateurs peuvent (1) choisir qui a un accès complet au contenu et (2) exiger l’achat avant de visualiser l’intégralité de l’actif.3 Miramax, le producteur du film qui revendique la propriété des droits sur le Pulp Fiction film, a immédiatement intenté une action en justice contre Tarantino, faisant valoir des allégations de rupture de contrat, de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, et de violation du droit d’auteur.4 Selon la plainte, Tarantino a accordé à Miramax tous les droits, y compris les droits d’auteur et les marques de commerce sur le film et les étapes de développement et de production, en échange d’une contrepartie précieuse. Tarantino a réservé les droits sur l’album de la bande originale, l’édition musicale, les performances en direct, la publication imprimée, les médias interactifs, les droits de suite et de remake pour le cinéma et la télévision, et les droits des séries télévisées et des retombées. Miramax soutient que ces Pulp Fiction Les NFT ne comptent pas comme une publication (imprimée ou scénarisée) et ne peuvent pas faire partie des droits réservés de Tarantino car cette vente n’est qu’une seule transaction. La résolution de cette affaire repose finalement sur la question : à qui appartient un NFT ? C’est une question à laquelle le tribunal de district du district central de Californie aura l’occasion de répondre (si les parties ne s’entendent pas).
Et ce n’est probablement que le premier procès concernant la propriété des NFT. Les NFT gagnent en popularité car les artistes utilisent ce moyen pour vendre des œuvres d’art numériques. Des artistes comme deadmau5 et Kings of Leon ont chacun publié des packages NFT sous leur nom d’artiste.5 Les ventes de NFT ont dépassé les 2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, contre un total de 250 millions de dollars en 2020.6 Les fans sont prêts à payer des millions de dollars pour un seul objet de collection numérique. La maison de vente aux enchères Christie’s a vendu EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS de Beeple pour 69 millions de dollars. D’autres exemples de ces achats très demandés et coûteux incluent la célèbre vidéo YouTube « Charlie Bit My Finger », qui s’est vendue 760 999 $, et le tout premier tweet sur Twitter, écrit par Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, pour 2,5 millions de dollars en une vente aux enchères caritative.
Dans l’avenir des litiges NFT, les détaillants peuvent être inclus comme défendeurs, en particulier si un créateur demande à un tribunal d’ordonner une injonction permanente pour arrêter la vente d’un NFT contrefait. Diverses plates-formes NFT telles que OpenSea et Auctionity fonctionnent comme des marchés en ligne exploités commercialement pour les produits tokenisés. Sur des plateformes comme OpenSea, les utilisateurs peuvent configurer un portefeuille et créer une collection de NFT pour permettre l’achat, l’enchère et la mise en vente de NFT. Bien que les utilisateurs puissent acheter un NFT avec n’importe quelle devise blockchain, Ethereum (« ETH ») est actuellement le choix le plus populaire, en partie parce que l’achat avec celui-ci nécessite le respect de deux normes : EIP-721 et EIP-1155, Ethereum Improvement Proposals, créé en 2018.7 Il existe des protections supplémentaires au-delà des propositions ETH que les créateurs et les vendeurs peuvent utiliser pour mieux conserver les droits sur leurs actifs numériques. Les contrats intelligents peuvent être intégrés dans un NFT qui exécutera automatiquement certaines actions telles que le paiement de redevances à chaque vente ultérieure. Un langage envisageant explicitement l’utilisation de NFT peut également être incorporé dans les accords de licence.
II. Plats à emporter
En plus d’utiliser des contrats intelligents et des licences avec des NFT, les créateurs peuvent protéger les actifs numériques éligibles avec un enregistrement de marque. Les propriétaires de marques du secteur du divertissement commencent à réfléchir de manière proactive à cette nouvelle source de revenus potentielle, notamment en déposant de nouvelles demandes de marques couvrant les TVN. Les demandes de marque pour les TVN relèvent généralement des classes 9 et 36 avec une description des produits et services utilisant des termes tels que « fichiers de données électroniques téléchargeables », « jetons non fongibles », « art numérique » et « logiciels informatiques ou logiciels d’application téléchargeables pour les plateformes basées sur la blockchain. En fait, des entités ont déjà commencé à déposer des demandes de marque distinctes pour leurs NFT, notamment Mattel, Inc. ; Divertissement hebdomadaire; Images de légende, LLC ; Lions Gate Entertainment Corp. ; La Fondation Andy Warhol pour les arts visuels, Inc. ; et Saks.com. Même OpeanSea, l’une des places de marché NFT décrites ci-dessus, a enregistré une marque dans les classes 35 et 42 pour ses services avec NFT et objets de collection cryptographiques.
Protéger un NFT avec un enregistrement de marque permettra aux créateurs de mieux faire valoir leurs droits contre les utilisateurs qui pourraient copier ou vendre sans autorisation, profiter de la bonne volonté d’une marque et potentiellement affaiblir ou diluer les marques. Il garantit également que les créateurs comprennent l’étendue de leurs droits avant engager une action en justice. De cette façon, les créateurs peuvent faire valoir leur marque contre les commerçants en aval pour contrefaçon de marque en faisant valoir que la vente ou le commerce pourrait tromper les consommateurs quant à l’origine, la source, le parrainage ou l’affiliation des NFT et faire croire aux consommateurs que les NFT sont vendus par l’original créateur.
Pour les consommateurs de NFT, ne soyez pas le prochain à demander « Say What Again ? » lorsque des droits de propriété intellectuelle sont mentionnés en lien avec ces jetons. Bien que les TVN soient une nouvelle façon de découvrir le contenu, les principes traditionnels des marques de commerce continueront probablement de s’appliquer et de régir l’utilisation et la vente des TVN. Avant de dépenser un Ethereum, les consommateurs doivent être très prudents pour déterminer si leur achat d’un NFT leur conférera des droits.
[1] Quentin Tarantino révélé comme artiste emblématique derrière les tout premiers NFT secrets, Secret Network, https://scrt.network/blog/quentin-tarantino-revealed-as-iconic-artist-behind-first-ever-secret-nfts (dernière consultation le 19 novembre 2021).
[2] Miramax, LLC contre Tarantino, Compl. à 14, ¶47 (CD Cal. 2021), faisant référence à @TarantinoNFTs.
[3] NFT secrets, Secret Network, https://scrt.network/about/secret-nfts (dernière consultation le 19 novembre 2021).
[4] Supra note 2 à 4-5, 20-21.
[5] deadmau5 lance la deuxième collection de cartes numériques Blockchain ‘deadmau5: Series 2 Card Collection’, GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/08/30/2288106/0/en/deadmau5-Releases-Second-Digital-Blockchain-Card-Collection-deadmau5-Series-2 -Card-Collection.html (30 août 2021) ; voir également Samantha Hissong, Kings of Leon sera le premier groupe à sortir un album en tant que NFT, Rolling Stones, https://www.rollingstone.com/pro/news/kings-of-leon-when-you-see-yourself-album-nft-crypto-1135192/ (dernière consultation le 19 novembre 2021).
[6] Marques USPTO en vente sous TVN; des milliers de dépôts en double en Chine ; L’Australie rejoint DesignView – résumé de l’actualité, World Trademark Review, https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/uspto-trademarks-sale-nfts-thousands-of-duplicate-filings-in-china-australia-joins-designview-news-digest (septembre 14, 2021).
[7] EIP-721 : norme de jeton non fongible, propositions d’amélioration d’Ethereum, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721 (dernière consultation le 19 novembre 2021) ; EIP-1155 : Multi Token Standard, Ethereum Improvement Proposals, https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155 (consulté pour la dernière fois le 19 novembre 2021).