Hermès dépose une plainte modifiée dans la bataille naissante contre les NFT MetaBirkins

Hermès a doublé ses réclamations contre le fabricant de jetons non fongibles («NFT») portant le même nom, modifiant la plainte qu’il a déposée pour la première fois contre le créateur de MetaBirkins, Mason Rothschild, en janvier. Dans la plainte modifiée qu’elle a déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York mercredi, Hermès affirme à nouveau que Rothschild enfreint la loi fédérale sur les marques par le biais de sa collection MetaBirkins de NFT et de son utilisation continue du terme  » MetaBirkins » en tant que marque, car il déroute les consommateurs sur la source et/ou la nature des œuvres d’art numériques liées aux NFT, tout en diluant la « qualité distinctive » des sacs à main de renommée mondiale d’Hermès et de son image de marque.

Reflétant les affirmations qu’il a faites dans sa plainte initiale au début de cette année, Hermès allègue qu’en créant la collection de 100 NFT «MetaBirkins», Rothschild cherche à «s’enrichir rapidement». […] en s’appropriant la marque METABIRKINS pour identifier une entreprise qui crée, commercialise, vend et facilite l’échange d’actifs numériques investissables connus sous le nom de [NFTs].” En utilisant « METABIRKINS comme nom commercial pour son entreprise et une collection de NFT », Hermès affirme que Rothschild a « simplement déchiré[ped] désactivé [its] la célèbre marque BIRKIN en ajoutant le préfixe générique « méta » à la célèbre marque BIRKIN », qui, selon Hermès, « signifie simplement « BIRKINS dans le métaverse ».

Non seulement Rothschild a coopté la marque Birkin, mais Hermès allègue qu’il a fait usage d’autres marques Hermès, telles que l’habillage commercial du sac Birkin, dans le cadre d’une « tentative calculée pour tromper explicitement le public en lui faisant croire qu’Hermès a autorisé son entreprise METABIRKINS ». .” Et cela a fonctionné, selon l’avocat de la marque française de produits de luxe, qui affirme que l’adoption et l’utilisation de METABIRKINS par Rothschild a « explicitement induit le grand public en erreur quant à savoir si Hermès a autorisé [his] l’entreprise et la collecte des NFT.

Plus précisément, Hermès allègue que le langage utilisé par Rothschild pour promouvoir les MetaBirkins est susceptible de semer la confusion chez les consommateurs. En plus de « sous-entendre que la collection METABIRKINS de NFT sont en fait des » Birkin NFT «  », Hermès affirme que Rothschild « déroute les lecteurs en affirmant sur son site Web et au point de vente que la collection METABIRKINS de NFT est » un hommage « au BIRKIN Sac à main. »

Ce potentiel de confusion s’est en fait traduit pour le public, selon Hermès. Après le lancement initial de la collection METABIRKINS de NFT en décembre, un certain nombre de médias, dont Elle, L’Officiel et le New York Post, ont rapporté qu’Hermès avait été directement impliqué dans la création/lancement de la collection METABIRKINS. Hermès souligne également une série de commentaires provenant des médias sociaux, qui, selon lui, montrent que les consommateurs ont également été confus quant à savoir si Hermès est impliqué dans la création et/ou l’offre des NFT MetaBirkins. Une telle confusion n’est pas surprenante compte tenu des prix en jeu, selon Hermès. « En janvier 2022, le volume total des ventes de la collection METABIRKINS de NFT dépassait 1,1 million de dollars, avec un prix plancher de 15 200 dollars et la vente la plus élevée à 45 100 dollars », déclare Hermès dans sa plainte, arguant qu’à la lumière de « ces prix et la confusion du marché, les consommateurs considèrent la collection METABIRKINS de NFT comme BIRKINS dans le métaverse.

Au-delà de cela, Hermès affirme que les consommateurs sont susceptibles d’être confus quant à la nature des NFT MetaBirkins car ils « voient une grande variété de marques, y compris des marques de mode de luxe, exploiter l’espace NFT », y compris en collaboration avec des artistes tiers, et ainsi, « s’attendrait à ce que les NFT mettant en vedette des marques célèbres soient affiliées à ces marques, ou se demandent pourquoi les marques célèbres autorisent une telle utilisation dilutive de leurs précieux actifs et ont moins d’estime pour elles ».

MetaBirkins : utilisation en tant que marque de commerce

Préparant le terrain pour ses réclamations pour contrefaçon de marque, tout en cherchant apparemment à écraser les réclamations d’utilisation équitable que l’avocat de Rothschild fera en réponse à sa plainte modifiée, Hermès affirme que Rothschild utilise le nom MetaBirkins à titre de marque. (La contrefaçon de marque exige non seulement un risque de confusion, mais plus fondamentalement, exige que le défendeur utilise la marque à titre de marque. Dans le même temps, l’utilisation alléguée par Rothschild du nom MetaBirkins comme indicateur de sa propre source (virtuelle) les marchandises pourraient également faire obstacle à une défense réussie du premier amendement.)

Selon Hermès, des exemples d’utilisation par Rothschild de « MetaBirkins » comme indicateur de la source de ses offres incluent « l’identification de sa première collection de NFT en utilisant la marque METABIRKINS », l’adoption de « METABIRKINS pour son identifiant Twitter, son nom de compte Instagram et son canal Discord. », exploitant le site Web « MetaBirkins.com » qui « annonce et promeut la vente des NFT dans sa collection METABIRKINS », et fait la publicité de « ses NFT en utilisant des slogans publicitaires incorporant sa marque METABIRKINS et la marque BIRKIN : NOT YOUR MOTHER’S BIRKIN, MintAMetaBirkinHoldAMetaBirkin, et MetaBirkinsGonna MakeIt.

« Le fait que [Rothschild] a adopté et utilise METABIRKINS en tant que marque est évident non seulement de son utilisation omniprésente de METABIRKINS comme marque et nom commercial pour ses projets NFT, mais aussi des droits de propriété qu’il revendique sur la marque METABIRKINS », affirme Hermès, pointant aux « plaintes répétées » de Rothschild concernant la présence de METABIRKINS « contrefaits » sur les places de marché NFT.

En fin de compte, Hermès affirme que Rothschild « essaie de « créer le même genre d’illusion que [the Birkin] a dans la vraie vie en tant que produit numérique », et ce faisant, il a connu « un grand succès financier en quelques semaines » – bien que ce succès « sans aucun doute […] découle de son utilisation confuse et dilutive de la marque verbale BIRKIN en association avec d’autres marques célèbres d’Hermès. Pendant ce temps, Hermès fait valoir que Rothschild cherche à « s’immuniser contre les conséquences juridiques de son appropriation de la marque verbale BIRKIN et des célèbres marques d’Hermès pour développer son activité NFT en proclamant qu’il est uniquement un artiste ».

Alors qu’une image numérique liée à un NFT « peut refléter une certaine créativité artistique, tout comme un t-shirt ou une carte de vœux peut refléter une certaine créativité artistique », Hermès soutient que « le titre d' »artiste » ne confère pas une licence d’utilisation d’un équivalent à la célèbre marque BIRKIN d’une manière calculée pour tromper explicitement les consommateurs et compromettre la capacité de cette marque à identifier Hermès comme la source unique des produits vendus sous la marque BIRKIN.

« Appel [Rothschild’s] « L’art » de la stratégie marketing est une ruse et ne doit pas être sanctionné », selon Hermès, qui déclare que Rothschild « vole la bonne volonté dans [its] célèbre propriété intellectuelle pour créer et vendre sa propre collection de produits NFT et diriger une entreprise qui favorise la spéculation sur les NFT.

De plus, Hermès affirme que s’il « n’a pas encore frappé et vendu ses propres NFT », il a néanmoins « le droit de le faire au moment et de la manière de son choix ». A moins qu’il ne soit enjoint par ce tribunal, Hermès soutient que Rothschild « continuera à faire de la publicité et à vendre des NFT sous la marque METABIRKINS, à créer une société offrant une gamme de produits et services virtuels sous la marque METABIRKINS, et à terme, à devancer la capacité d’Hermès à offrir produits et services sur des places de marché virtuelles qui sont associés de manière unique à Hermès et répondent aux normes de qualité d’Hermès.

Le besoin d’une injonction est apparemment accru par le fait qu’en plus de publier 100 MetaBirkins NFT, Rothschild a « étendu son utilisation de la marque METABIRKIN pour promouvoir ses autres entreprises NFT ». Par exemple, Hermès précise que « l’un des [Rothschild’s] Les campagnes publicitaires s’appelaient « Build-A-MetaBirkin », dans lesquelles il « encourageait les abonnés de la chaîne Discord METABIRKINS à » Construire un MetaBirkin en utilisant des matériaux ménagers « et à soumettre leurs créations sur une chaîne Discord distincte ». Par la suite, Rothschild « publiera[ed] les soumissions les plus populaires au sein de la chaîne METABIRKINS Discord » et sur les comptes de médias sociaux MetaBirkins.

Encore une fois, comme dans sa plainte initiale, Hermès énonce des allégations de contrefaçon de marque de droit fédéral et de common law, de fausse appellation d’origine, de dilution de marque, de cybersquattage et d’atteinte à la réputation et de dilution de l’entreprise en vertu du New York General Business Law. En termes de recours, la société demande des dommages-intérêts, y compris les bénéfices de Rothschild, et une injonction pour lui interdire de continuer à utiliser ses marques, par exemple en « utilisant toute reproduction, copie, contrefaçon ou imitation colorable de la marque déposée fédérale d’Hermès ». Marques permettant d’identifier tout bien ou la prestation de tout service non autorisé par Hermès.

Entre autres choses, Hermès a demandé au tribunal d’exiger de Rothschild qu’il lui transfère le domaine MetaBirkins.com et de « remettre pour destruction à Hermès tous les produits et publicités non autorisés en sa possession ou sous son contrôle portant l’une des marques déposées fédérales d’Hermès ». ou toute simulation, reproduction, contrefaçon, copie ou imitation colorable ».

Un plat à emporter intéressant : Compte tenu de la nouveauté qui accompagne les NFT et les revendications de marque dans cet espace, il reste des questions sans réponse sur la façon dont les tribunaux traiteront les marques dans le métaverse, et plus précisément, s’ils identifieront une lacune potentielle pour les titulaires de marques en ce qui concerne leurs droits sur les marques dans le monde virtuel. Ici, il sera intéressant de voir comment le tribunal traite les solides droits « du monde réel » d’Hermès sur la marque Birkin et l’habillage commercial dans le monde virtuel puisque la marque n’offre pas de NFT ou de biens virtuels qui lui sont propres. (Il est bien sûr impossible de dire qu’une telle lacune existe nécessairement ou que les droits d’Hermès sur la marque Birkin pour une utilisation sur des biens physiques et en relation avec des services numériques, tels que le commerce électronique, ne seraient pas suffisants pour surveiller les personnes non autorisées et prétendument utilisations illicites, telles que les MetaBirkins.)

Bien qu’Hermès n’aborde pas explicitement cet écart potentiel, il présente un argument convaincant dans lequel il compare la valeur de ses sacs Birkin à la valeur des NFT. En plongeant dans la nature des NFT, ce qu’elle n’a pas fait dans sa plainte initiale, et qui est un clin d’œil au travail que les plaignants auront sans doute à faire pour sensibiliser les tribunaux aux rouages ​​de cette technologie relativement nouvelle, Hermès semble comparer les qualité d’investissement de ses sacs à celle des NFT.

Plus précisément, Hermès déclare que « parce que les NFT peuvent facilement être vendus et revendus alors que l’historique des transactions est enregistré sur la blockchain, les NFT sont considérés comme des actifs investissables qui peuvent stocker de la valeur et augmenter voire augmenter au fil du temps, tout comme les sacs à main BIRKIN d’Hermès. ” En faisant cet argument, Hermès note que le sac Birkin « a été reconnu comme l’un des meilleurs investissements qu’une personne puisse faire avec sa valeur croissante battant les rendements du marché boursier et même de l’or », et cite des rapports sur le retour sur investissement que les sacs Birkin ours, citant un rapport de 2016 qui a trouvé «le rendement annuel d’un Birkin [handbag] était de 14,2 % par rapport à l’indice S&P [500] moyenne de 8,7 % par an et l’or est en baisse de 1,5 %.

L’affaire est Hermès International, et al. contre Mason Rothschild, 1:22-cv-00384 (SDNY).