L’émission de télévision ‘BMF’ de 50 Cent fait l’objet d’un procès en cours pour marque de commerce

Auteur collaborateur : Heather Antoine

À première vue, cette histoire est assez simple. Le demandeur, Byron Belin, a intenté une action contre Curtis « 50 Cent » Jackson, Starz Entertainment, Lion’s Gate Entertainment, Inc. et G-Unit Brands and Film & Television (les « défendeurs »), énonçant principalement des allégations de contrefaçon de marque. Belin affirme qu’il détient les droits sur la marque « BMF » et que les défendeurs ont enfreint ces droits lorsqu’ils ont diffusé l’émission télévisée policière « BMF » (ou Black Mafia Family). BMF est l’une des émissions les plus regardées de Starz, et elle a rapidement obtenu le feu vert pour une deuxième saison seulement quatre jours après sa première en septembre 2021. Mais une émission sur le blanchiment d’argent et la drogue doit avoir un scénario plus intéressant, n’est-ce pas ? Bien sûr.

Le procès intenté en décembre 2021 allègue que le titre de l’émission, ainsi que diverses formes de marchandises qui lui sont affiliées, enfreignent l’enregistrement de la marque de commerce de Belin pour « BMF » pour une multitude de services liés au divertissement, y compris la production de programmes télévisés. La poursuite comprend également des allégations de concurrence déloyale, de fausse appellation d’origine, de contrefaçon de marque et de publicité mensongère, entre autres allégations supplémentaires.

En réponse à la plainte, les défendeurs ont déposé une requête en rejet pour défaut de déclaration. Les défendeurs prétendent alors qu’ils utilisent BMF car le titre de leur émission est protégé par le premier amendement en vertu du critère initialement énoncé dans Rogers contre Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) et par conséquent, les prétentions de Belin doivent être rejetées. Ils expliquent que l’émission est basée sur une histoire vraie de la « Black Family Mafia », une organisation criminelle bien connue basée à Detroit à la fin des années 1980.

Une note rapide – comme discuté dans mon dernier article sur le procès pour contrefaçon de marque de Hailey Bieber, généralement, les tribunaux appliquent un « test de probabilité de confusion » dans les affaires de contrefaçon de marque. Toutefois, lorsque l’utilisation prétendument contrefaisante se trouve dans le titre d’une œuvre expressive, le neuvième circuit applique le test en Rogers contre Grimaldi.

Appeler Rogers contre Grimaldi une affaire « fondatrice » en matière de droit des marques et du premier amendement serait un euphémisme. Le test du deuxième circuit a été adopté par les troisième, cinquième, sixième, neuvième et onzième circuits, et est à la base de nombreux cas célèbres, y compris une poursuite similaire qui a permis à l’émission télévisée « Empire » de conserver l’utilisation du nom malgré Empire. Propriété de la distribution d’une marque déposée pour les services de divertissement. L’affaire fournit un test pour savoir quand l’utilisation d’une marque dans le titre d’une œuvre expressive violerait et ne violerait pas la loi Lanham (marque). D’une manière générale, l’utilisation n’est pas interdite à moins qu’une telle utilisation : (1) « n’ait aucune pertinence artistique par rapport à l’œuvre sous-jacente » ; ou (2) si elle a une pertinence artistique, « induit explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre ».

BMF est une œuvre expressive, et les défendeurs ont fait valoir que leur « utilisation de » BMF « comme titre abrégé de la série est directement liée au sujet de l’émission, à savoir dramatiser l’histoire et raconter les histoires de vie de la mafia noire. Famille… le titre abrégé « BMF » a été utilisé par les membres réels de la Black Mafia Family comme auto-identification et promotion.

Le tribunal a accordé la requête des défendeurs avec autorisation de modification, donnant à Belin une chance de prouver que : 1) il possède une « marque valide et protégeable » ; et 2) que l’utilisation de la marque n’est soit pas « artistiquement pertinente par rapport à l’œuvre sous-jacente, soit explicitement trompeuse quant à la source ou au contenu de l’œuvre ». Belin a déposé une première plainte modifiée la semaine dernière, y compris un nouveau libellé alléguant que l’utilisation par le défendeur de BMF était « explicitement trompeuse ».

Cependant, le premier obstacle pour Belin est de prouver qu’il possède une marque valide. Dans sa plainte, Belin affirme que la marque est utilisée pour fournir les services suivants :

Services de production de supports de divertissement pour films cinématographiques, télévision et Internet; services de divertissement, à savoir série d’émissions de télévision non romanesques sur des sujets liés aux histoires familiales racontées par les membres de la famille pour préserver leur patrimoine; services de divertissement sous forme d’organisation d’évènements de divertissement social; services de divertissement sous forme de présentation de spectacles musicaux en direct; services de divertissement, à savoir représentations musicales en direct et représentations musicales contenant des représentations vocales et instrumentales préenregistrées visionnées sur grand écran; services de divertissement, à savoir séries d’émissions de télévision de fiction et de non-fiction sur des sujets ayant trait aux histoires de famille, aux empires de la drogue, aux gangs, à l’organisation de divertissements sociaux, au contenu multimédia et aux activités quotidiennes de soi-même, des amis et de la famille; services de divertissement, nommément présentation d’une série de films; services de divertissement, nommément services de production multimédia; divertissement, nommément représentations devant public par des groupes musicaux; services de divertissement multimédia, à savoir services d’enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et des films; mise à disposition d’informations de divertissement via un site Web; offre d’un site Web d’information dans les domaines de la musique et du divertissement.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une liste de services excessivement longue, et il n’était pas immédiatement clair pour moi que tous les services répertoriés sont effectivement fournis par Belin en utilisant la marque « BMF ».

Une note rapide sur le droit des marques aux États-Unis (cela varie selon les juridictions) : aux États-Unis, vous devez prouver « l’utilisation » de votre marque pour qu’une demande aboutisse à un enregistrement. Lorsque vous prouvez « l’utilisation », vous devez fournir des exemples de la manière dont la marque est utilisée. Vous n’êtes pas tenu de prouver l’utilisation de chaque bien ou service répertorié, mais vous devez attester que tous les services sont fournis (ou que les biens sont vendus). D’après mes recherches, il semble que la plupart des services revendiqués par Belin n’étaient pas ou n’ont pas été fournis. Si tel est le cas, l’enregistrement de la marque serait susceptible d’annulation.

Cela m’a amené à consulter le dossier de la Commission de première instance et d’appel des marques (« TTAB ») pour voir si 50 Cent, Starz et Lion’s Gate avaient déposé une demande d’annulation. Mais, comme tout bon drame, c’est là que l’intrigue se corse. Il s’avère que non, mais une autre société, Zuffa, LLC l’a fait. La demande de marque de Zuffa pour « BMF » a été rejetée l’année dernière en raison du risque de confusion avec la marque de Belin. En tant que tel, il y a un an, en juillet 2021, ils ont déposé une requête pour annuler la marque de Belin basée sur la fraude, l’absence d’intention de bonne foi d’utiliser et l’abandon. Cette requête est toujours pendante devant le TTAB ; dont les résultats affecteront sans aucun doute le litige en cours avec les défendeurs dans la poursuite civile.

Legal Entertainment a contacté la représentation pour commentaires et mettra à jour cette histoire si nécessaire.

Heather Antoine est associée et présidente des pratiques de protection des marques et de la marque et de la confidentialité et de la sécurité des données de Stubbs Alderton & Markiles LLP, où elle protège la propriété intellectuelle de ses clients, y compris la sélection, la gestion et la protection des marques. Heather aide également les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des pratiques conformes aux lois nationales et internationales sur la protection de la vie privée.