Infraction NFT : pas de libre prise ou de nouvelles transformations équitables ? | Faegre Buveur Biddle & Reath LLP
Plus tôt ce mois-ci, le géant des vêtements de sport Nike a poursuivi StockX LLC, un marché de revente de baskets et de streetwear basé au Michigan, pour avoir offert à ses clients des jetons non fongibles (NFT) représentant les baskets de Nike. Les allégations formulées dans la plainte déposée le 3 février devant le tribunal fédéral du district sud de New York incluent la contrefaçon de marque, la dilution de marque et la concurrence déloyale, toutes découlant de l’inclusion des marques de Nike (par exemple, Nike, Air Jordan, Jumpman, le « Swoosh » Design ) dans les images de chaussures représentées dans les NFT fournies par StockX.
Ce n’est pas le premier cas de ce genre. En janvier, Hermès a poursuivi un artiste numérique pour des reproductions non autorisées de son célèbre sac Birkin dans une ligne de NFT publiée par l’artiste appelée « Metabirkins ». Et avant cela, en novembre 2021, Miramax – le studio qui a produit le classique du film culte de 1994 Pulp Fiction – a déposé une plainte pour interdire à Quentin Tarantino de publier des NFT basés sur son scénario manuscrit original du film, y compris des scènes d’un premier scénario qui ont été coupées de la version finale.
D’autres cas viendront, et ils viendront rapidement, car les NFT sont les nouveaux objets brillants d’Hollywood. ViacomCBS, l’actionnaire majoritaire de Miramax, a récemment annoncé un accord avec Recur pour vendre des NFT basés sur sa bibliothèque de contenu. Warner Bros. et Nifty se sont associés pour vendre 100 000 avatars NFT numériques basés sur le Matrice franchise, que les détenteurs peuvent « transformer » en combattants de la résistance en prenant une « pilule rouge ».
Lorsqu’il existe une opportunité de profit (et c’est certainement le cas pour les NFT, où une seule image peut rapporter plus de 20 millions de dollars), l’application suit inévitablement. Et comme d’habitude, là où la technologie impliquée est à la fois nouvelle et complexe, les plaignants et les défendeurs ont du mal à appliquer les théories juridiques existantes aux faits. Les théories de la responsabilité liées aux marques sont particulièrement difficiles à analyser dans ces cas.
La pierre de touche des réclamations pour contrefaçon de marque est la confusion des sources : les consommateurs croiraient-ils probablement que les NFT du défendeur proviennent, sont parrainés par ou sont autrement affiliés au demandeur ? Les plaignants déjà dans le jeu NFT peuvent avoir une longueur d’avance sur cette question, mais d’autres pourraient affirmer que les NFT sont un domaine d’expansion naturelle pour leurs entreprises. À cette fin, je serais très peu surpris de voir une vague de nouvelles demandes de marques « d’intention d’utilisation » déposées auprès de l’USPTO dans les mois à venir couvrant des biens et services liés aux NFT.
En revanche, les propriétaires de marques renommées peuvent invoquer des allégations de dilution de marque, qui ne nécessitent pas d’allégations de confusion du consommateur. Au lieu de cela, les propriétaires de marques célèbres peuvent simplement alléguer que l’utilisation non autorisée de leur marque par un défendeur dilue la marque dans l’esprit des consommateurs. Et dans certains cas, les plaignants peuvent même être en mesure de porter plainte pour violation du droit d’auteur, sur la base de la reproduction non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. (Miramax affirme que les NFT de Tarantino sont des œuvres dérivées du droit d’auteur Pulp Fiction film.)
Même si les revendications de marque s’appliquent dans ces cas, dans quelle mesure le premier amendement protège-t-il la conduite d’un défendeur ? Les NFT vivent dans le monde numérique, mais beaucoup diraient qu’il s’agit d’œuvres d’art considérées comme « expressives » selon les tests du premier amendement, comme celui adopté par le deuxième circuit en Rogers contre Grimaldi. Cela signifie que si l’utilisation de la marque incluse a une certaine pertinence artistique pour l’image et n’est pas « explicitement trompeuse » (peut-être une question plus difficile), elle peut bénéficier de la protection du premier amendement.
Rothschild, le défendeur dans l’affaire Metabirkins, a demandé – de manière quelque peu rhétorique – quelles différences existent entre ses NFT et la célèbre peinture d’Andy Warhol de la boîte de soupe Campbell, qui représente bien sûr un produit Campbell avec la marque CAMPBELL’S. La première différence, et peut-être la plus pertinente, est que Campbell a choisi de ne pas plaider la peinture de Warhol. Quant aux autres différences, lorsque le cas de Rothschild sera décidé (il a juré de se défendre vigoureusement contre les affirmations d’Hermès), nous pourrions recevoir une réponse. Jusque-là, de nombreux spécialistes des marques et du droit d’auteur regarderont avec impatience.