Aller vite et faire (casser ?) les choses : Tendances des litiges NFT liés à la propriété intellectuelle
Bien que les NFT (jetons non fongibles) existent depuis environ 2014, ils ont explosé dans le courant dominant au début de 2021, atteignant des prix époustouflants aux enchères. Après que la vente de Beeple en mars 2021 ait fait la une des journaux, le marché est resté brûlant pendant le reste de l’année. Par exemple, « The Merge » – une série de NFT créée par l’artiste numérique Pak – s’est vendue 91,8 millions de dollars en décembre 2021. Il a été rapporté que le marché mondial des NFT valait 41 milliards de dollars rien qu’en 20211— un chiffre qui rivalise avec celui de l’ensemble du marché mondial des beaux-arts. Même en tenant compte d’un éventuel ralentissement du marché NFT en raison de la saturation ou des baisses récentes des prix de la cryptographie, il ne fait aucun doute que des sommes d’argent substantielles (et de précieux droits de propriété intellectuelle) sont en jeu et peuvent poser des risques importants, en particulier compte tenu de l’or nature précipitée du marché.
Pour les non-initiés, un NFT est un actif numérique (pensez à un certificat d’authenticité publiquement vérifiable et unique) qui est stocké sur une blockchain et est généralement acheté avec une crypto-monnaie. Lorsque les NFT sont créés ou « frappés », ils sont répertoriés sur un marché NFT, comme OpenSea ou Rarible, et fréquemment vendus ou échangés conformément aux « contrats intelligents » qui les accompagnent, un logiciel codé avec le NFT qui définit les conditions des transactions actuelles et futures. dans ce NFT. Les contrats intelligents sont auto-exécutables, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’intermédiaire ou d’autorité centrale, et parce qu’ils sont stockés sur la blockchain, ils fournissent un historique des transactions public et sécurisé du NFT. Un NFT lui-même peut être lié à un actif numérique ou physique sous-jacent. Dans le premier cas, le NFT et le contrat intelligent sont stockés sur la blockchain, et le fichier multimédia numérique – par exemple, un fichier JPEG, GIF, vidéo ou musical – peut être stocké séparément, généralement sur un serveur central unique ou un réseau décentralisé. .
Dix-huit mois après que le boom des NFT a attiré l’attention du public, nous pouvons maintenant examiner une série de poursuites et de décisions de justice initiales pour aider les acteurs du marché des NFT (acheteurs, vendeurs, plateformes de négociation, investisseurs et détenteurs de propriété intellectuelle) à évaluer ces risques et à déterminer si et où un litige est probable. Ces risques et considérations sont d’autant plus importants dans le contexte de l’actuel «hiver crypto», dans lequel les valorisations des crypto-monnaies ont considérablement chuté par rapport aux sommets antérieurs. Voici donc quelques-unes des principales tendances en matière de litiges et de propriété intellectuelle liés aux NFT :
- Les affaires de marques sont au premier plan. Bon nombre des premières poursuites liées au NFT ont été des affaires liées à la loi Lanham et aux marques de droit des États. Le nombre de ces réclamations peut avoir à voir avec le manque de clarté, ou la confusion (jeu de mots), sur les droits sur les œuvres sous-jacentes qui sont effectivement transférés, accordés ou autrement concédés sous licence dans le cadre de la vente d’un NFT. Les exemples suivants représentent trois exemples paradigmatiques des types d’affaires de marques déposées :
- Dans McCollum c. Opulous, et al.l’artiste d’enregistrement nominé aux Grammy Awards Lil Yachty a intenté des poursuites contre Opulous, une startup vendant des droits de propriété sur les œuvres protégées par des droits d’auteur de musiciens.2 Lil Yachty a allégué qu’Opulous avait faussement déclaré qu’il vendrait ses chansons sur sa plate-forme et avait utilisé son image et son nom de marque pour lever 6,5 millions de dollars en capital d’investissement sans le dédommager. Il a intenté des poursuites fédérales pour contrefaçon de marque et fausse représentation d’affiliation, entre autres. L’aspect peut-être le plus remarquable de cette affaire de NFT est qu’elle ne soulève pas de questions juridiques particulièrement nouvelles : mais pour le fait que les produits en cause sont des NFT, cela ressemble à une affaire de marque assez typique. Il vaudra la peine d’être surveillé, cependant, pour voir comment les tribunaux traitent les «biens» numériques en vertu de la loi fédérale sur les marques, en particulier lorsque certains biens peuvent être des œuvres expressives, transformationnelles ou communicatives et peuvent donc impliquer le premier amendement et des considérations de droit d’auteur.
- Dans Nike, Inc. contre StockX LLC,3 Nike a poursuivi StockX, une société qui exploite une plate-forme de marché secondaire en ligne pour la revente de diverses marques de baskets et d’autres biens de consommation. Nike a allégué que StockX créait et vendait des NFT qui utilisaient les marques de Nike sans autorisation. En réponse, StockX a fait valoir que ses NFT étaient en fait des « tickets de réclamation » ou des « reçus numériques » pour des chaussures physiques que StockX stockait dans un coffre-fort climatisé et de haute sécurité. StockX a affirmé qu’il utilisait donc les marques de Nike uniquement à des fins descriptives, comme le permettent les doctrines de la première vente et de l’utilisation nominative loyale. L’affaire est maintenant entrée dans la phase de découverte, et il reste à voir si le tribunal traitera les NFT comme des produits en eux-mêmes ou comme des reçus pour des produits physiques.
- Les NFT ont été fréquemment utilisés pour acheter et vendre des œuvres artistiques numériques. Mais ce qui est qualifié d' »artistique » fait l’objet d’un débat, et ce débat est susceptible d’évoluer rapidement à mesure que les technologies Web3 progressent et que le métaverse se développe. Une décision en Hermès International c. Rothschild4 des indices sur ce qui pourrait arriver. Là, Hermès, une entreprise de mode de luxe connue pour son sac à main emblématique «Birkin», a poursuivi Rothschild, qui a créé une collection d’images numériques intitulée «MetaBirkin» représentant une image d’un sac Birkin flou recouvert de fausse fourrure et a vendu les images comme NFTs . Hermès a intenté une action en justice pour contrefaçon de marque fédérale, fausse appellation d’origine, dilution de marque et cyber-squattage, entre autres. En réponse, Rothschild a demandé le rejet de la plainte, arguant que ses « MetaBirkins » sont des œuvres artistiques et protégées en vertu du premier amendement. Le tribunal a appliqué la Roger test et a rejeté la requête de Rothschild, estimant que la plainte alléguait suffisamment que l’utilisation du nom « Birkin » manquait de pertinence artistique pour les images numériques et était explicitement trompeuse.5 En statuant ainsi, le tribunal a conclu que l’utilisation par Rothschild des NFT pour authentifier les images numériques n’en faisait pas une marchandise sans la protection du premier amendement.6 Fait important à des fins de prévision, le tribunal a suggéré que l’analyse pourrait être différente si les MetaBirkins pouvaient être portés dans un monde virtuel au lieu d’être simplement l’image d’un sac à main.sept Ainsi, il existe des risques qu’à mesure que les marques se développent dans le métaverse pour offrir des produits portables et utilisables qui reflètent plus étroitement les «biens» dans le monde physique, la viabilité des défenses du premier amendement puisse diminuer.
- Exploitation du droit d’auteur et NFT. Dans Miramax, LLC contre Quentin Tarantino, et al.,8 la société cinématographique a poursuivi Tarantino, alléguant que le plan annoncé par le réalisateur de créer des NFT d’extraits manuscrits de Pulp FictionLe scénario et le commentaire qui l’accompagne enfreindraient les droits d’auteur de Miramax sur le film. Tarantino a demandé un jugement sur les plaidoiries, arguant que le film était une œuvre dérivée du scénario et, par conséquent, que Tarantino conservait tous les droits sur ce dernier à moins qu’ils ne soient expressément accordés à Miramax. Cependant, les parties ont depuis déposé un avis de règlement et les documents de licenciement sont attendus prochainement, de sorte que le tribunal n’aura finalement pas l’occasion de se prononcer sur ces questions spécifiques dans le cadre de cette affaire. Néanmoins, cette affaire et StockX suggèrent que même si les NFT eux-mêmes peuvent être nouveaux, les concepts de propriété intellectuelle sous-jacents – la doctrine de la première vente, l’utilisation nominative équitable et la portée des droits exclusifs en vertu de 17 USC § 106 – sont les normes par lesquelles de telles revendications seront jugées.
- Qui détient les droits en cas de vol d’un NFT ? Bien qu’il n’ait pas mûri en litige, l’acteur Seth Green et son Bored Ape Yacht Club NFT volé (depuis son retour) fournissent un récit édifiant aux créateurs de contenu, aux acheteurs et aux distributeurs. Green’s Bored Ape (BAYC #8398) est venu avec des termes et conditions qui prétendent accorder aux propriétaires de NFT comme lui une licence mondiale pour « utiliser, copier et afficher » le NFT à des fins commerciales et pour créer des œuvres dérivées. Green développait une émission de télévision animée appelée Taverne du Cheval Blanc autour de son singe, et avait même fait la promotion de l’émission lors de la conférence NFT VeeCon. Mais le vol de son singe, Fred, dans le cadre d’un stratagème de phishing et sa vente ultérieure à un tiers apparemment sans méfiance ont soulevé une foule de questions quant à savoir si Green détenait toujours les droits de propriété intellectuelle nécessaires sur Fred pour aller de l’avant avec son émission, et quels droits le tiers acquis à la suite du transfert. Green a déclaré: «J’ai acheté ce singe en juillet 2021 et j’ai passé les derniers mois à développer et à exploiter l’IP pour en faire la star de cette émission. Puis, quelques jours avant – il s’appelle Fred, au fait – quelques jours avant qu’il ne fasse ses débuts mondiaux, il est littéralement kidnappé.9
- Le gouvernement américain en prend note. En juin 2022, l’Office américain des brevets et des marques et l’Office américain du droit d’auteur ont convenu de lancer une étude conjointe sur les NFT à la demande des sénateurs Pat Leahy et Thom Tillis, dont les résultats devraient être publiés l’année prochaine et chercheront à répondre des questions sur la manière dont les NFT affectent les transferts de droits, les licences et les infractions.
Alors que les retombées du boom du NFT se poursuivent et que le métaverse continue de se développer, il en sera de même pour les risques juridiques et les litiges qui l’entourent. Les créateurs de contenu, les concédants de licence, les investisseurs et les autres parties prenantes feraient bien de continuer à surveiller ces développements.
En savoir plus sur les fonctionnalités NFT et métaverse de Manatt.
1 Natacha Daley, Les NFT ont atteint un marché de 41 milliards de dollars en 2021 et rattrapent la taille totale du marché mondial des beaux-artsInsider.com, 6 janvier 2022 (disponible sur https://markets.businessinsider.com/news/currencies/nft-market-41-billion-nearing-fine-art-market-size-2022-1).
2 McCollum c. Opulous, et al., Cas n° 2:22-cv-00587-MWF-MAR (CD Cal.).
3 Nike, Inc. contre StockX LLCCas n° 1:22-cv-000983-VEC (SDNY).
4 Hermès International, et al. contre Mason RothschildCas n° 1:22-cv-00384-JSR (SDNY).
5 Identifiant. au Dkt. n° 50, p. 13-18.
6 Identifiant. à la p. 12.
sept Identifiant. à la p. 3, n.1.
8 Miramax, LLC contre Quentin Tarantino, et al., Cas n° 2:21-cv-08979-FMO-JC (CD Cal.).
9 Sarah Emerson, Le singe ennuyé volé de Seth Green est de retour à la maisonBuzzFeed News, 9 juin 2022 (disponible sur https://www.buzzfeednews.com/article/sarahemerson/seth-green-bored-ape-nft-returned).