La Juventus remporte le procès NFT contre Blockeras


La Juventus FC (affectueusement surnommée la « Vieille Dame ») a remporté un jugement remarquable dans son affaire de contrefaçon de marque contre le jeton non fongible (« NFT“) producteur Blockeras srl (“Blockeras”). Le tribunal de première instance de Rome, le 20 juillet 2022, a jugé que la frappe, la publicité et la vente non autorisées de NFT1 peut enfreindre les droits de marque du propriétaire concerné.

Le Juventus FC a demandé une injonction préliminaire au tribunal pour empêcher Blockeras de vendre des NFT utilisant les marques de la Juventus. Les marques comprenaient les marques verbales « Juventus » et « Juve » ainsi que le dessin du célèbre maillot noir et blanc du club de football.2 La Juventus a engagé une procédure contre Blockeras, l’accusant d’avoir enfreint les marques déposées du club en relation avec les NFT Blockeras qui étaient liés à des cartes à collectionner mettant en vedette l’ancien attaquant de la Juventus Christian « Bobo » Vieri.

L’affaire est une décision importante en ce qui concerne les droits de marque et les NFT. Il s’agit du premier jugement connu d’un tribunal européen à déterminer que les NFT qui reproduisent les marques d’un tiers sans l’autorisation du titulaire des droits constituent une contrefaçon de marque et peuvent justifier une injonction.

L’opposition de la Juventus

Blockeras est une société italienne, fondée en 2018, spécialisée dans la technologie blockchain. En 2021, Blockeras a produit, frappé et vendu 68 cartes à collectionner NFT mettant en vedette Christian Vieri. Afin de produire les NFT, Blockeras a obtenu le consentement de Vieri et a conclu un accord commercial avec lui, mais n’a obtenu aucun consentement de la Juventus. Étant donné que les cartes à collectionner Blockeras mettaient en évidence le kit Juventus noir et blanc et faisaient référence au nom de l’équipe, la Juventus a intenté une action en injonction préliminaire contre Blockeras pour cesser la production, la commercialisation et la vente des NFT Vieri.

Le tribunal de Rome a noté que les marques invoquées par la Juventus sont des marques renommées et que le club est l’un des plus célèbres d’Europe, ayant remporté plusieurs titres de champion d’Italie et de Ligue des champions, et serait donc largement reconnu par les consommateurs. Le tribunal a également noté que la Juventus est impliquée dans diverses activités de marchandisage (accessoires, jeux et vêtements) qui sont vendues hors ligne et en ligne à travers l’Italie et l’Europe, ce qui démontre une utilisation claire des marques. En termes de risque de confusion, le tribunal a estimé que l’utilisation par Blockeras des marques Juventus dans les NFT Vieri était susceptible de semer la confusion chez les consommateurs quant à l’origine commerciale des NFT et de les associer par erreur à la Juventus FC.

Le contre-argument principal de Blockeras était que l’injonction ne devait pas être accordée parce que les marques en cause n’étaient pas enregistrées pour être utilisées sur des « biens virtuels téléchargeables ». Le tribunal a rejeté cet argument au motif que :

(i) les marques du club sont largement reconnues, étant donné que « le club est le plus titré du football italien », quelle que soit la désignation, il n’est donc pas nécessaire d’envisager leur utilisation sur des objets numériques ; et

(ii) même si le contre-argument de Blockeras était retenu, la Juventus maintient les enregistrements de ses marques dans la classe 9 de la classification de Nice des produits et services à utiliser en relation avec des « publications numériques téléchargeables », qui, selon le tribunal, suffiraient à être utilisées comme NFT.

Le tribunal a également souligné que la Juventus avait un accord avec la plate-forme mondiale de jeux de football Fantasy Sorare3 et a donc déjà prouvé qu’elle est active dans le domaine de :

« des jeux en ligne basés sur les technologies de la blockchain et sur l’utilisation de crypto-monnaies et/ou de NFT ».

Le tribunal a en outre noté que les activités de merchandising étendues de la Juventus s’étendaient à la présence du club sur les principaux réseaux sociaux, ce qui montrait que la Juventus utilisait ses marques dans le monde numérique.

Implications de la décision

Bien que l’interprétation de la Cour concernant la présence de Juventus sur le marché numérique soit assez extensive, elle suit l’approche européenne plus large selon laquelle les enregistrements dans la classe 9 pour des marques notoires ne sont généralement pas nécessaires pour obtenir une protection contre les NFT contrefaisants. En outre, alors qu’un certain nombre de marques tentent de toute urgence d’enregistrer leurs marques avec des enregistrements qui désigneront une protection dans les classes numériques, la décision du tribunal de Rome souligne que cette approche n’est pas tout à fait nécessaire. Souvent, les marques pourront s’appuyer sur les enregistrements de marques qu’elles utilisent déjà largement dans l’espace non numérique pour protéger leur marque contre les NFT contrefaisants.

L’injonction accordée à la Juventus était également de grande envergure. Il était interdit à Blockeras de s’engager dans toute autre production, commercialisation ou vente des NFT ainsi que des contenus numériques associés aux NFT. Les images numériques sont généralement associées aux NFT et utilisées dans le cadre du marketing pour leur vente, la décision du tribunal de Rome a interdit l’utilisation de ces images et a fourni à la Juventus un large champ de protection.

Points clés à retenir

Cette décision historique est importante pour les marques et marque probablement une tendance croissante pour les tribunaux européens, car ils sont de plus en plus susceptibles de faire face à davantage de décisions créant des précédents en matière de contrefaçon de marque résultant de NFT et d’autres produits fabriqués à partir de technologies de blockchain. Voici quelques points d’apprentissage clés pour les marques :

  • Avant la production de tout NFT, un conseiller juridique doit être recherché, en particulier lorsqu’il est conçu en pensant à un athlète, un sport, un club, une marque ou une célébrité en particulier. Cela signifie que des vérifications adéquates peuvent être entreprises pour déterminer une utilisation commune antérieure pertinente. Blockeras n’a pas réussi à obtenir une licence adéquate pour utiliser les droits de marque antérieurs détenus par la Juventus, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient plus vendre les NFT de Vieri (malgré le consentement de Vieri).

  • Les marques doivent être conscientes que la protection existante des marques dans l’espace non numérique peut être suffisante pour accorder une protection dans l’espace numérique, à condition que la marque puisse montrer suffisamment d’exemples d’utilisation réelle des marques.

  • Les tribunaux ne feront que faire face à davantage d’affaires de contrefaçon de marque NFT à l’avenir et les marques devraient être attentives aux infractions potentielles, en particulier en sachant que les tribunaux commencent à fournir plus facilement une protection claire aux marques lorsque les NFT enfreignent une marque.


NOTES DE BAS DE PAGE

1 Les NFT sont des jetons numériques produits via la technologie blockchain. Ils peuvent être achetés et vendus à l’aide de crypto-monnaie et représentent des certificats de propriété pour des actifs virtuels ou physiques, la valeur d’un NFT réside dans sa conception unique.

2 https://euipo.europa.eu/eSearch/#détails/propriétaires/177144

3 https://sorare.com

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